Une marque enregistrée peut perdre tout ou partie de sa protection faute d’usage sérieux. Elle peut aussi être contestée au titre de droits antérieurs ou fragilisée par une gestion insuffisante. Mehdi Salmouni-Zerhouni et Daoud Salmouni-Zerhouni, du cabinet de conseils en propriété industrielle Salmouni-Zerhouni & associés, détaillent les risques et les précautions à prendre pour protéger durablement cet actif.
Le litige autour de Capri-Sun remet en lumière une question qui dépasse le cas d’une marque connue : jusqu’où l’enregistrement protège-t-il réellement une entreprise ? Selon les informations relayées par la presse, Capri Sun AG a perdu, en première instance, une partie de la protection de sa marque au Maroc pour plusieurs catégories de produits alimentaires. Les boissons aux fruits restent toutefois épargnées par la décision rapportée.
Mehdi Salmouni-Zerhouni précise d’emblée ne pas avoir suivi ce dossier, dont il a été informé par la presse. Son analyse porte donc sur les mécanismes généraux du droit des marques. « Les tribunaux de commerce sont régulièrement saisis d’actions en déchéance pour non-usage », observe-t-il. Pour comprendre cette procédure, il invite à revenir à la nature du droit accordé au titulaire : « Pour comprendre ce qu’est la déchéance d’une marque pour non-usage, il faut garder à l’esprit que le droit de marque est un droit d’occupation sur un signe que confère l’État à une personne. La contrepartie du monopole ainsi accordé est l’usage de ce signe par son titulaire. »
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La logique est aussi celle du fonctionnement du registre : « L’obligation d’usage permet d’éviter l’encombrement du registre des marques par des marques qui n’ont aucune raison d’être puisque non utilisées. » Déposer un nom ne revient donc pas à le réserver indéfiniment sans l’exploiter.
L’usage sérieux, condition du maintien des droits
Daoud Salmouni-Zerhouni rappelle le cadre applicable : « L’article 163 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle prévoit qu’encourt la déchéance la marque qui n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans, sauf juste motif. »
Cette déchéance peut être partielle : le texte prévoit que, si la demande vise seulement une partie des produits ou services couverts par l’enregistrement, elle ne s’étend qu’aux produits ou services concernés. Le périmètre du dépôt doit ainsi être rapproché de la réalité de l’exploitation.
L’existence d’un juste motif peut néanmoins expliquer une période de non-usage. « Un juste motif de non-usage pourrait, par exemple, être un contentieux sur la validité même de la marque. Il est, en effet, compréhensible que le titulaire d’une marque ne souhaite pas exploiter sa marque – et engager des dépenses – tant que la question de la validité de sa marque n’est pas tranchée. Cela a déjà été jugé par les juridictions marocaines », explique Daoud Salmouni-Zerhouni. Hors de telles situations, la règle demeure : « Le principe reste que si l’on a une marque, il faut l’exploiter sérieusement au risque d’être déchu de ses droits sur celle-ci au bout de 5 années. »
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Mais l’usage sérieux ne se mesure pas de manière uniforme. « Il faut observer que l’usage exigé diffère en fonction de la marque en question et des produits et/ou services en cause. On ne peut pas demander le même usage pour des produits de consommation courante que pour des produits très exclusifs et rares », poursuit-il.
L’expert rapporte un exemple tiré de la pratique judiciaire : « C’est ainsi notamment que le tribunal de commerce de Casablanca a eu l’occasion de rejeter une demande en déchéance à l’encontre d’une marque comme Bugatti dont les véhicules sont rares et vendus plusieurs millions d’euros. L’usage est bien réel, mais il ne peut, par définition, être quantitativement le même que pour des produits plus accessibles. » L’enregistrement constitue une étape essentielle, mais ne dispense pas de pouvoir justifier ensuite l’exploitation. Mehdi Salmouni-Zerhouni le souligne : « L’enregistrement d’une marque n’est pas à lui seul une garantie de protection absolue et en toutes circonstances. Comme nous l’avons vu, il s’agit en quelque sorte d’un droit d’occupation qui est révocable si les conditions ne sont plus réunies. »
La question de la preuve devient déterminante lorsqu’une action est engagée. « Ainsi que nous l’avons vu, outre l’enregistrement, la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux. Si tel n’est pas le cas, toute personne intéressée peut en demander la déchéance devant le tribunal de commerce et c’est au titulaire de la marque de prouver que sa marque fait bien l’objet d’un tel usage sérieux. S’il échoue à le démontrer, la marque sera déchue », précise-t-il.
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L’article 163 prévoit que cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il fixe également la prise d’effet de la déchéance à l’expiration du délai de cinq ans prévu par le texte. La perte des droits ne remonte donc pas nécessairement au jour du dépôt.
Une marque enregistrée peut encore être contestée
A côté du non-usage, les droits antérieurs constituent une autre source de vulnérabilité. « De plus, une marque mal déposée est vulnérable à des actions en nullité, notamment si elle a été déposée sans vérification préalable de la disponibilité du signe », avertit Daoud Salmouni-Zerhouni.
Il pointe une confusion fréquente sur le rôle de l’Office : « Contrairement à une idée reçue, l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ne vérifie pas, de sa propre initiative, la disponibilité du signe lors de l’examen de la demande de marque. La loi n° 17-97 ne lui en donne pas le pouvoir. » L’examen de la demande et la vérification des antériorités répondent ainsi à des logiques distinctes. « L’OMPIC se contente de vérifier qu’il n’y a pas de motifs absolus à l’enregistrement de la marque, c’est-à-dire qu’il examine, en schématisant, si la marque proposée à l’enregistrement n’est pas trompeuse ou descriptive des produits et services désignés », explique le conseil. La publication permet ensuite à certains titulaires de droits antérieurs de former opposition dans un délai de deux mois.
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Mais l’absence de réaction à cette étape n’équivaut pas à une validation définitive du signe. « Mais l’absence d’opposition et l’enregistrement de la marque ne sont pas la certitude de la validité de cette marque. En effet, ceux qui ont des droits antérieurs peuvent, même après l’enregistrement de la marque, l’attaquer devant les tribunaux et obtenir notamment des dommages et intérêts pour l’atteinte ainsi portée par la marque à des droits antérieurs », insiste Daoud Salmouni-Zerhouni. Pour une entreprise, les conséquences d’une protection insuffisante ne se limitent pas au contentieux. Mehdi Salmouni-Zerhouni évoque d’abord la réputation : « Tout d’abord, le risque réputationnel existe puisqu’une marque mal protégée laisse le champ libre à des contrefacteurs peu scrupuleux. »
Il décrit le mécanisme par lequel la contrefaçon peut affecter le produit authentique: « C’est toute l’image et la crédibilité de la marque qui sont remises en cause puisque les consommateurs risquent d’associer la mauvaise qualité des contrefaçons à la marque authentique. Cela se voit particulièrement lorsqu’il s’agit d’une contrefaçon par reproduction et que le prix de la contrefaçon et celui du produit authentique sont très proches. »
La qualité réelle n’est parfois découverte qu’après l’achat. « Parfois, la mauvaise qualité du produit de contrefaçon n’est pas immédiatement perceptible au moment de l’achat mais seulement à l’usage. Cela s’est déjà produit, par exemple, pour des contrefaçons de crème solaire dont l’emballage et la présentation correspondent aux produits authentiques mais qui, en réalité, ne protègent pas contre le soleil. Les conséquences peuvent être dramatiques pour la santé », rapporte-t-il.
Le préjudice commercial peut aussi exister indépendamment d’une différence de qualité. « Et même lorsque la contrefaçon n’est pas de mauvaise qualité, la perte de parts de marché est réelle si le consommateur confond les deux produits. Cela s’est notamment vu pour des marques de médicaments, toutes deux dûment autorisées, mais tellement proches que même les pharmaciens confondaient les deux. Le préjudice est réel pour le premier arrivé sur le marché sous sa marque», poursuit l’expert.
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Mehdi Salmouni-Zerhouni constate une sensibilisation croissante des entreprises marocaines : « Elles sont de plus en plus sensibilisées à l’importance d’une gestion saine de leur portefeuille de marques, même si elles n’ont peut-être pas encore le même degré de vigilance que celui qui peut exister dans d’autres pays. » Il regrette toutefois une approche qui réduit encore la propriété intellectuelle à une formalité : « Trop souvent encore, le sujet de la propriété intellectuelle est considéré, à tort, comme un simple dossier administratif géré en interne par des personnes non spécialisées ou en externe, notamment par des comptables. Pourtant le droit de la propriété intellectuelle, et notamment le droit des marques, est un droit complexe pour lequel on ne peut pas s’improviser spécialiste. »
Dans la pratique du cabinet, cette sous-estimation se révèle souvent au moment où les difficultés apparaissent. « On le constate d’ailleurs très régulièrement dans notre pratique : lorsque le portefeuille de marques a mal été pensé et mal géré, les conséquences peuvent être considérables pour les entreprises», souligne-t-il.
Quatre réflexes pour sécuriser son portefeuille
Daoud Salmouni-Zerhouni détaille quatre précautions. La première consiste à vérifier la disponibilité du signe avant d’y investir : « Le premier est de procéder à une véritable recherche d’antériorités pour savoir si la marque qu’on compte déposer et dans laquelle on investira est bien disponible. »
Cette recherche doit déboucher, si nécessaire, sur une stratégie : « Si des antériorités sont trouvées, il s’agira alors d’établir une stratégie ; par exemple tenter de trouver un accord de coexistence, introduire une action en déchéance si on constate que la marque relevée ne fait pas l’objet d’un usage sérieux depuis plus de 5 ans, introduire une action en revendication si le dépôt était frauduleux, etc. »
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Deuxième vigilance : la forme réellement utilisée. Une évolution de l’identité visuelle ne doit pas être dissociée de ses conséquences juridiques. « Si on décide de la faire évoluer, un nouveau dépôt peut être opportun lorsque cette évolution est importante puisque l’usage sous une forme modifiée de la marque, qui en altère le caractère distinctif, ne vaudra pas usage sérieux de la marque, et la déchéance pourra être prononcée. Il y a là un point de vigilance à garder à l’esprit », explique-t-il.
Troisième réflexe : surveiller les dépôts des tiers pour pouvoir réagir rapidement. « En effet, la tolérance de ces autres marques peut se retourner contre le titulaire initial. De plus, une procédure d’opposition devant l’OMPIC est moins onéreuse qu’une action ultérieure en nullité portée devant les juridictions », indique le conseil.
Enfin, le suivi du portefeuille doit être rigoureux : « Le quatrième est d’avoir une gestion rigoureuse de son portefeuille, notamment en procédant aux renouvellements à temps, en tenant à jour le registre des marques, par exemple, lorsqu’un changement d’adresse ou de titulaire intervient ou qu’une licence est donnée. »
Cette discipline conditionne aussi la capacité à engager rapidement une action. « Or, lorsqu’on envisage une action en contrefaçon, les marques doivent pouvoir être immédiatement invoquées et non pas faire l’objet de démarches administratives préalables, parfois longues, pour les mettre à jour et éviter d’éventuelles irrecevabilités devant les tribunaux », prévient-il.
La piste d’une procédure devant l’OMPIC
Daoud Salmouni-Zerhouni ouvre également le débat sur le traitement des marques inactives. « Il est à noter qu’actuellement l’action en déchéance pour non-usage est de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Or, le coût d’une action judiciaire peut avoir un effet dissuasif pour les opérateurs qui sont gênés par une marque qui ne fait pas l’objet d’un usage sérieux », estime-t-il.
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Il plaide pour une évolution vers une procédure administrative : « Dans d’autres pays, il s’agit d’une procédure administrative devant l’office de la propriété industrielle, nécessairement moins coûteuse qu’une action judiciaire. » L’expert suggère ainsi de confier ce contentieux à l’OMPIC afin de favoriser les demandes de déchéance et d’alléger le registre des marques inactives. Il s’agit d’une proposition formulée dans l’entretien.
Pour les entreprises, le message des deux experts reste celui d’un investissement dans la durée. Mehdi Salmouni-Zerhouni le résume ainsi : « Il faut garder à l’esprit que l’investissement consenti pour constituer efficacement ses droits de propriété intellectuelle permet d’éviter des pertes par la suite, lesquelles peuvent être très importantes, qu’il s’agisse de parts de marché ou de dommages et intérêts. »
